Fear of infringing another mark as a reason for non-use

Cross-family AI independent reading & axis check

6 of 8 axes matched GPT-6 Astra (OpenAI, codex CLI) · 2026-10-24

A reader from another model family (GPT-6 Astra), given the official text but not the primary reading, agreed on 6 of the 8 axes; the readings differed on axis 5 (factors), axis 8 (open question and revisit condition).

Raw responses and comparison record: Protocol · Blind readings (JSONL) · Axis comparison (JSONL) · SHA-256 (JSON)

Lower-court contrast & scope of application

Lower-court reading vs. Supreme Court holding

Lower-court context: The Patent Court, in its judgment of 9 May 2024 (2023Heo13971), held that there was a justifiable reason for Company A's non-use. It reasoned that using the registered mark on cosmetics would very likely infringe Company B's marks; that until the decision invalidating Company B's marks became final on 27 July 2023, Company A could not reliably predict the outcome; that forcing Company A to use the mark would make it run the risk of criminal punishment and, if use caused confusion as to source, would run against the public interest of protecting consumers; and that Company A had shown an intention to use by applying for invalidity and carrying out the preparatory acts.

Supreme Court standard: The Supreme Court held that the court below had misapplied the law on justifiable reason under Article 119(1)(iii) and (3). An intention to use at the time of filing and a justifiable reason for not using the mark later must be assessed entirely separately, and the mark had been registered after examination found it not barred. Company A, which was carrying out preparatory acts for the cosmetics business, bore a duty of care against infringement and could decide for itself whether to use, so the consequences of non-use were its own; the invalidity proceedings decided only whether Company B's marks were invalid and did not amount to any specific finding that use would infringe or to a duty to refrain. A filing for invalidation is not use of a mark, and the preparatory acts alone do not supply a justifiable reason, so the judgment was reversed and the case remanded to the Patent Court on the unanimous opinion of the Justices.

Distinguishing conditions

• Non-use caused by force majeure such as illness or natural disaster, or by statutory regulation, a sales ban or a national import restriction that made normal trading in the designated goods impossible domestically.
• A case in which a court or the Korea Intellectual Property Board has already held specifically that using the registered mark would infringe another's mark, or in which a duty to refrain from using it existed.
• A case in which special circumstances are shown, since the Court's rule that subjective and internal reasons cannot avert cancellation holds only absent such circumstances.

Record verification notes

Set the file against the register before relying on this decision: when Company B's marks were registered, when the mark in suit was filed and registered, and whether examination expressly cleared the earlier rights. Then place the three-year window before the cancellation application of 29 August 2022 against the date the invalidity decision became final, 27 July 2023, and ask whether the registrant actually sold any of the designated goods. Finally, look for any concrete court or Board finding that use would infringe, since the Court relied on the absence of one.

From the official text

Points at issue

[1] 등록상표를 사용하지 아니한 것에 대한 ‘정당한 이유’가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 할 사항 및 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로 상표등록의 취소를 면할 수 있는지 여부(원칙적 소극) [2] 갑 주식회사가 "" 및 "" 상표를 사용하여 귀금속류 액세서리 판매 등 영업을 하던 중 을 주식회사가 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 "" 또는 ""로 하는 상표들을 등록받았는데, 그 후 갑 회사가 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 ""로 하는 상표를 출원하여 등록을 받은 다음 을 회사의 상표들에 대한 등록무효 심판을 청구하는 한편 위와 같이 새롭게 등록한 상표를 이용한 화장품 포장 디자인을 의뢰하는 등 등록상표를 사용하기 위한 준비행위를 하였고, 이후 을 회사의 상표들을 무효로 하는 심결이 확정되었으나, 을 회사가 갑 회사의 위 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 ‘상표 불사용’을 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 갑 회사가 위 상표의 등록 후 을 회사의 상표권 침해에 해당할 우려가 있다는 이유로 위 등록상표를 사용하지 않은 것을 갑 회사가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없고, 등록상표를 사용하기 위하여 준비행위를 하였다는 사정만으로 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없는데도, 갑 회사의 위 등록상표 불사용에 정당한 이유가 있다고 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

Summary of the holding

[1] 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다. 상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. [2] 갑 주식회사가 "" 및 "" 상표를 사용하여 귀금속류 액세서리 판매 등 영업을 하던 중 을 주식회사가 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 "" 또는 ""로 하는 상표들을 등록받았는데, 그 후 갑 회사가 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 ""로 하는 상표를 출원하여 등록을 받은 다음 을 회사의 상표들에 대한 등록무효 심판을 청구하는 한편 위와 같이 새롭게 등록한 상표를 이용한 화장품 포장 디자인을 의뢰하는 등 등록상표를 사용하기 위한 준비행위를 하였고, 이후 을 회사의 상표들을 무효로 하는 심결이 확정되었으나, 을 회사가 갑 회사의 위 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 ‘상표 불사용’을 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, ① 위 등록상표와 을 회사의 상표들은 유사한 상표에 해당하기는 하지만, 위 등록상표는 특허청 심사관의 심사절차를 거쳐 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표라는 등의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 않는다고 판단되어 등록된 점, 갑 회사가 위 등록상표를 사용하지 않은 데에 따라 발생할 수 있는 결과를 감수하고 이를 사용하지 않았다면 그 책임 역시 갑 회사에 귀속된다고 보아야 하는 점, 갑 회사는 위 등록상표의 사용이 을 회사의 상표권을 침해하는 행위인지가 소송 등에서 다투어질 경우 을 회사의 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변을 하는 등 상표권 침해에 따른 책임에 관하여 객관적인 법적 판단을 받아볼 수 있는 점, 을 회사의 상표들에 대한 등록무효 사건에서 위 등록상표의 사용이 을 회사의 상표권을 침해한다는 법원이나 특허심판원의 구체적 판단이 있었다거나 갑 회사에 위 등록상표를 사용하지 않아야 할 부작위 의무가 존재하였던 것으로 볼 수 없는 점, 갑 회사가 위 등록상표를 지정상품에 사용하지 않은 것이 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없었기 때문이라거나 법률의 규제 등에 의해 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없었기 때문이라고 볼 만한 사정도 없는 점 등을 종합하면, 갑 회사가 위 상표의 등록 후 을 회사의 상표권 침해에 해당할 우려가 있다는 이유로 위 등록상표를 사용하지 않은 것을 갑 회사가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없고, ② 만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정한다면 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 되므로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있으며, ③ 갑 회사가 을 회사의 상표들에 대해 등록무효 심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없고, 갑 회사가 위 등록상표를 사용하기 위하여 준비행위를 하였다는 사정만으로 이를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없는데도, 갑 회사의 위 등록상표 불사용에 정당한 이유가 있다고 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

Order

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

Provisions referred to

[1] 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 / [2] 상표법 제2조 제1항 제11호, 제3조 제1항, 제119조 제1항 제3호, 제3항