청구항의 구성요소가 실시 제품에 모두 들어 있는가

권리의 범위는 청구범위에서 출발한다

특허법 제97조는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 정합니다. 특허법 제42조 제4항은 청구범위에 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 하나 이상 있어야 하고, 그 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되며 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 한다고 정합니다. 따라서 비교의 출발점은 명세서의 실시예나 권리자의 제품이 아니라 청구항에 적힌 문언이며, 명세서와 도면은 그 문언의 뜻을 밝히는 자료로 함께 읽힙니다.

일상에서는 비슷하게 생긴 제품을 보고 특허를 베꼈다고 말하기 쉬우나, 비교의 단위는 겉모양이 아니라 청구항을 이루는 구성요소입니다. 판례는 청구항의 기재를 기준으로 하되 발명의 설명과 도면을 참작하여 보호범위를 정하면서, 그것으로 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다고 봅니다. 이런 연습 자료에서는 청구항의 한 문구를 넓게 읽는 해석과 실시예에 맞추어 좁게 읽는 해석이 갈리므로, 해석이 갈리는 요소와 다툼이 없는 요소를 먼저 나누어 두어야 뒤의 대비가 흔들리지 않습니다.

실시의 뜻과 침해로 보는 행위

특허법 제94조 제1항은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 정합니다. 특허법 제2조 제3호는 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 실시로 정하고, 양도 또는 대여를 위한 전시도 청약에 포함시킵니다. 그러므로 실시 제품을 특정할 때에는 어떤 구성의 물건인지와 함께 그 물건에 대하여 어떤 행위가 있었는지를 나누어 기록합니다.

특허법 제127조는 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 특허권을 침해한 것으로 본다고 정합니다. 이 조문은 완성품이 아닌 부품이 문제 될 때 적용 여부를 따로 살피게 하므로, 이런 연습 자료에서 상대방이 부품만 판매한 시기가 있는지도 제품 대조표에 함께 적어 둡니다.

비교 대상 제품을 하나로 고정하기

같은 이름의 제품이라도 판매 시기와 버전에 따라 내부 구성이 다를 수 있으므로, 비교표가 가리키는 제품이 설명서 속 제품인지 실제로 구입한 실물인지를 먼저 밝혀야 합니다. 설명서는 판매자가 제품을 어떻게 소개했는지를 보여 주지만 판매된 실물이 그 구성을 그대로 가졌는지까지 바로 확인해 주지는 않습니다. 이런 연습 자료에서는 구입 영수증과 분해 사진을 제품 버전별로 묶어 하나의 실시 제품을 고정한 뒤에 대비를 시작합니다.

특허법 제126조의2 제1항은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하여야 한다고 정합니다. 같은 조 제4항은 당사자가 정당한 이유 없이 이를 제시하지 않는 경우 법원이 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 진실한 것으로 인정할 수 있다고 합니다. 이런 연습 자료에서 상대방이 자기 제품의 구성을 따로 제시하지 않았다는 점은 기록의 빈칸으로 남기되, 이 조문이 적용되는 소송 단계인지와 정당한 이유가 있는지는 따로 살핍니다.

금지와 예방 청구가 겨냥하는 것

특허법 제126조 제1항은 특허권자 또는 전용실시권자가 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 정합니다. 같은 조 제2항은 그 청구를 할 때 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다고 덧붙입니다. 금지 청구는 장래의 행위를 겨냥하므로, 이미 판매가 끝난 버전과 지금 판매 중인 버전을 나누어 어느 제품의 어떤 행위를 막으려는지 특정해야 합니다.

본안 판결 전에 판매를 멈추어 달라는 요청은 민사집행법 제300조 제2항이 정한 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 문제로 이어질 수 있습니다. 이 조항은 그러한 가처분이 특히 계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 하여야 한다고 정하므로, 침해 여부의 대비표와 별도로 서둘러야 할 사정을 보여 주는 자료를 따로 묶어 둡니다.

증명을 돕는 규정과 과실의 추정, 조문 밖의 질문

특허법 제132조 제1항은 법원이 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다고 하면서, 자료의 소지자가 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그렇지 않다고 정합니다. 같은 조 제3항은 제출되어야 할 자료가 영업비밀에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 정당한 이유로 보지 아니하고, 이 경우 법원이 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다고 합니다. 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 정하나, 이 추정은 침해가 인정된 뒤의 과실에 관한 것이어서 침해 여부의 대비를 대신하지 않습니다.

청구항의 문구를 어디까지 넓게 읽을지, 문언과 다른 대응 구성이 실질적으로 같다고 볼 수 있는지, 특허 자체에 무효 사유가 있는지는 조문만으로 정해지지 않습니다. 특허법 제133조 제1항은 이해관계인 또는 심사관이 일정한 사유가 있는 특허에 대하여 무효심판을 청구할 수 있고 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다고 정하므로, 상대방이 무효를 다툴 경우 그 쟁점은 대비표와 따로 관리합니다. 이 밖에 절차의 진행이나 증명 방법에 관한 부분은 이 해설에서 다루지 않습니다.

확인 순서

1. 비교표마다 인용한 제품이 어느 버전이고 언제 판매된 것인지 확인합니다.
2. 청구항을 구성요소로 나눈 표에서 해석이 갈리는 요소와 다툼이 없는 요소를 확인합니다.
3. 구입한 실물의 분해 사진이 각 구성요소에 대응하는 부분을 보여 주는지 확인합니다.
4. 상대방이 자기 제품의 구체적 구성을 제시하였는지와 영업비밀을 이유로 한 제출 거절 주장이 있는지 확인합니다.
5. 금지를 구하는 대상이 이미 판매가 끝난 버전인지 지금 판매 중인 버전인지 확인합니다.

이 해설이 다룬 조문

• 특허법 제97조특허발명의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐을 정합니다.
• 특허법 제42조 제4항청구범위에 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 하나 이상 있어야 하고 그 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되며 명확하고 간결하게 적혀야 함을 정합니다.
• 특허법 제94조특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점함과 전용실시권을 설정한 범위의 예외 및 방법 사용의 청약에 대한 효력 범위를 정합니다.
• 특허법 제2조발명, 특허발명, 실시의 뜻을 정하며 물건의 발명에서는 생산·사용·양도·대여·수출·수입과 양도·대여의 청약을 실시로 정합니다.
• 특허법 제127조물건의 발명에서 그 물건의 생산에만 사용하는 물건, 방법의 발명에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도 등 하는 행위를 침해로 봄을 정합니다.
• 특허법 제126조권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대한 침해의 금지·예방 청구와 침해 조성 물건의 폐기, 설비의 제거 등 예방에 필요한 행위의 청구를 정합니다.
• 특허법 제126조의2침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 부인하는 당사자의 제시 의무와 정당한 이유 없이 제시하지 않을 때 법원이 상대방 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음을 정합니다.
• 특허법 제132조침해의 증명이나 손해액 산정에 필요한 자료의 제출명령과 거절의 정당한 이유, 영업비밀 자료의 열람 범위 지정, 불응의 효과를 정합니다.
• 특허법 제130조타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정함을 정합니다.
• 특허법 제133조무효심판의 청구인과 사유, 청구항마다의 청구, 무효 심결이 확정되면 특허권이 처음부터 없었던 것으로 봄 등을 정합니다.
• 민사집행법 제300조다툼의 대상에 관한 가처분과 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 요건을 정합니다.

남는 질문

• 청구항의 한 문구를 실시예에 맞추어 좁게 읽어야 할 사정은 명세서의 어느 대목에서 드러납니까?
• 설명서와 실물의 구성이 다를 때 어느 쪽을 실시 제품으로 고정할 수 있습니까?
• 문언과 다른 대응 구성이 같은 작용을 한다는 주장은 어떤 자료로 확인할 수 있습니까?